CONCEPTO 75520 DE 2018
(diciembre 18)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
PARA: XXXXXXXXXXXXXXX
DE: Coordinador Grupo de Conceptos Jurídicos y Producción Normativa
ASUNTO: Uso logo/marca mixta del SENA por un tercero
En atención a su comunicación de fecha 11 de diciembre de 2018, remitida mediante correo electrónico, en la cual solicita concepto jurídico sobre autorización del uso del logo del SENA en plataforma virtual de un tercero; me permito manifestarle:
ALCANCE DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS
Es pertinente señalar que los conceptos emitidos por la Dirección Jurídica del SENA son orientaciones de carácter general que no comprenden la solución directa de problemas específicos ni el análisis de actuaciones particulares. En cuanto a su alcance, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución, ni tienen el carácter de fuente normativa y sólo pueden ser utilizados para facilitar la interpretación y aplicación de las normas jurídicas vigentes.
El Grupo de Conceptos Jurídicos y Producción Normativa, no tiene asignadas funciones administrativas, contractuales o disciplinarias, y tomar una decisión en esta vía en un caso particular que no le compete, pues implicaría excederse en sus funciones lo que acarrearía la respectiva responsabilidad disciplinaria. En consecuencia, la temática planteada se abordará en forma general para su análisis jurídico.
CONCEPTO JURÍDICO
a) ANTECEDENTES
Señala quien consulta:
- De manera atenta solicitamos su colaboración para obtener concepto respecto a viabilizar la posibilidad de autorizar a FENAVI para que utilice el logo SENA en la página Web del “portal educativo” FENAVISKILLS, herramienta facilitadora para dar a conocer la oferta educativa de interés para la cadena productiva avícola, para impartir la formación y certificación a sus trabajadores. Ver comunicación anexa.
- Se adjunta comunicación suscrita por el Presidente de la Mesa Sectorial Avícola, en la cual se informa sobre la plataforma tecnológica FENAVI SKILLS, igualmente sobre el portal educativo creado para ofertas educativas de programas de formación y certificación del área. Se advierte que no se ha dado continuidad al uso de la plataforma debido al uso de la imagen institucional del SENA, la cual debe autorizarse.
- Se deja constancia que se conceptúa con la información suministrada en el presente concepto y de manera general en cuanto al asunto.
b) ANÁLISIS
Se atiende el aspecto que se consulta y en primer lugar se considera oportuno presentar el alcance de los derechos de autor y de la propiedad industrial en nuestro país, para establecer claramente la diferencia de ambos escenarios.
1. DERECHOS DE AUTOR
Dentro la normatividad que regula los derechos de autor podemos citar entre las principales:
- Ley 1915 del 12 de julio de 2018, "por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos”.
- Ley 1834 de 2017, "por medio de la cual se fomenta la economía creativa ley naranja”.
- Ley 1835 de 2017, “por la cual se modifica el artículo 98 de la Ley 23 de 1982, se establece una remuneración por comunicación pública a los autores de obras cinematográfica o Ley Pepe Sánchez”.
- Ley 1680 de 2013, "por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión el acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información y las comunicaciones".
- Ley 1519 del 13 de abril de 2012, "por medio de la cual se aprueba el "convenio sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite" hecho en Bruselas el 21 de mayo de 1974".
- Ley 1493 de 2011, "por la cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones".
- Ley 1403 de 2010, "por la cual se adiciona la Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, se establece una remuneración por comunicación pública a los artistas intérpretes o ejecutantes de obras y grabaciones Audiovisuales o Ley Fanny Mikey".
- Ley 23 de 1982, "sobre derechos de autor".
- Ley 232 de 1995, "por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales", cuyo texto anexo a la presente comunicación".
- Ley 44 de 1993, "por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y se modifica la ley 29 de 1944".
- Ley 603 de 2000, "por la cual se modifica el artículo 47 de la Ley 222 de 1.995".
- Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal (artículos 257, 270, 271 y 272)".
En este orden de ideas, los derechos de autor son considerados como el conjunto de normas que protegen al autor como creador de una obra en el campo literario y artístico, expresión humana producto del ingenio y del talento que se ve materializada de cualquier forma perceptible por los sentidos y de manera original. Una obra es definida entonces, como toda expresión humana producto del ingenio y del talento que se ve materializada de cualquier forma perceptible por los sentidos y de manera original, particularmente en el campo literario y artístico. En consecuencia se protegen las obras literarias en cualquier forma, los dibujos, pinturas, esculturas, obras fotográficas, audiovisuales. Los programas de computador, las adaptaciones, traducciones y en general, toda obra en el campo literario o artístico que pueda definirse o reproducirse por cualquier medio conocido o por conocer.i]
Desde el momento en que se crea la obra, nace la protección que se concede al autor, sin que para ello se requiera cumplir con formalidad jurídica alguna, es decir, que el ejercicio y goce del derecho de un autor sobre su obra no está condicionado a que se registre la obra. En suma, con la sola expresión del autor en el campo literario o artístico, la obra se encuentra protegida contra cualquier forma de utilización o explotación. No obstante lo anterior, el registro de derechos de autor, se constituye en un importante medio probatorio.
El derecho de autor protege las obras literarias, científicas y artísticas, sin entrar a valorar la calidad, temática o destinación de la misma. No se protegen las ideas, métodos o procedimientos, sino su forma concreta plasmada en lenguajes, anotaciones, grabaciones o materiales que permitan su reproducción. Así se consideran obras:
a) Artísticas: Son aquellas que impactan el sentido estético de quien las contemplaii]. Ejemplo: las fotografías, las esculturas, las pinturas, entre otras.
b) Literarias: Son aquellas que son expresadas por cualquier forma de lenguaje como por ejemplo las novelas, cuentos, textos didácticos y científicos, programas de computadora (software), poemas, etc.
Los derechos de autor radicados en el creador de la obra, se dividen en dos derechos, patrimoniales y morales, que le conceden al autor facultades diferentes, considerando que estos derechos son especiales y disponen de prerrogativas como las de la propiedad común sobre las cosas y personales inherentes al autor.
Los DERECHOS MORALES son aquellos que tienen el carácter de perpetuos, inalienables, inembargables e irrenunciables en razón a la expresión de la personalidad del autor. Con ocasión de estos derechos el autor dispone de la facultad para decidir sobre la divulgación de la obra o su modificación, el derecho a reclamar en todo tiempo su paternidad sobre la obra, en especial para que siempre se mencione o se indique su nombre en cualquier utilización que se haga de ella y aún para ocultarlo totalmente (el anónimo), o para ocultarlo bajo un seudónimo. También tiene el derecho a oponerse a cualquier alteración o mutilación que desvirtúe la naturaleza de la obra o atente contra la honra del autor, y a retirarla del acceso al público previa indemnización.
Distintas legislaciones han involucrado otro conjunto de derechos morales como el derecho a la modificación de la obra o al de retracto o arrepentimiento.
Los DERECHOS PATRIMONIALES son los derechos que tiene el autor o sus derechohabientes que atañen básicamente a los beneficios económicos que se pueden derivar del aprovechamiento de la obra y que se extienden por un periodo que es determinado por la ley. Estos derechos son independientes entre sí y en consecuencia, una forma de utilización autorizada, no se extiende a otras de utilización no convenidas previamente.
En consecuencia y con ocasión de estos derechos el autor puede:
- Realizar, prohibir o autorizar la reproducción de su obra por cualquier forma o procedimiento (Derecho de reproducción).
- Permitir la comunicación al público por cualquier medio (Derecho de comunicación pública).
- Distribuir de manera pública de ejemplares o copias mediante venta arrendamiento o alquiler (Derecho de distribución).
- Importar al territorio de cualquier país del copias hechas sin autorización del titular (Derecho de importación) y
- Transformar la obra, es el caso de su traducción, adaptación, arreglo u otra transformación o cualquier otra forma de explotación (Derecho de transformación).
Los derechos patrimoniales a diferencia de los morales, pueden ser transferidos a título gratuito u oneroso a otras personas naturales o jurídicas, o bien por virtud de la ley pueden ser detentados por personas diferentes del autor como es el caso de las obras realizadas en desarrollo de un contrato de trabajo o de un contrato de prestación de servicios.
Además, los derechos conexos son aquellos concedidos para proteger los intereses de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de discos, casetes y discos compactos (productores de fonogramas) y de los organismos de radiodifusión (radio y la televisión), en relación con sus interpretaciones o ejecuciones, fonogramas y emisiones de radiodifusión, respectivamente.
En este orden de ideas, la Ley 23 de 1982, modificada por la Ley 44 de 1993, estableció:
ARTÍCULO 9. La protección que esta ley otorga al autor, tiene como título originario la creación intelectual, sin que se requiera registro alguno. Las formalidades que en ella se establecen son para la mayor seguridad jurídica de los titulares de los derechos que se protegen.
[…]
ARTÍCULO 12. El autor de una obra protegida tendrá el derecho exclusivo de realizar o de autorizar uno cualquiera de los actos siguientes: a) Reproducir la obra; b) Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra transformación de la obra, y c) Comunicar la obra al público mediante representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio.
[…]
ARTÍCULO 20. Modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011. En las obras creadas para una persona natural o jurídica en cumplimento de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo, el autor es el titular originario de los derechos patrimoniales y morales; pero se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido transferidos al encargante o al empleador, según sea el caso, en la medida necesaria para el ejercicio de sus actividades habituales en la época de creación de la obra. Para que opere esta presunción se requiere que el contrato conste por escrito. El titular de las obras de acuerdo a este artículo podrá intentar directamente o por intermedia persona acciones preservativas contra actos violatorios de los derechos morales informando previamente al autor o autores para evitar duplicidad de acciones”.
[…]
ARTICULO 30. El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, e irrenunciable para:
a) Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos mencionados en el artículo 12 de esta ley;
b) A oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan causar o acusen perjuicio a su honor o a su reputación, o la obra se demerite, y a pedir reparación por éstos;
c) A conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento, o después de él cuando así lo ordenase por disposición testamentaria;
d) A modificarla, antes o después de su publicación, y
e) A retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización aunque ella hubiese sido previamente autorizada.
Parágrafo 1. Los derechos anteriores no pueden ser renunciados ni cedidos. Los autores al transferir a autorizar el ejercicio de sus derechos patrimoniales no conceden sino los de goce y disposición a que se refiere el respectivo contrato, conservando los derechos consagrados en el presente artículo.
Parágrafo 2. A la muerte del autor corresponde a su cónyuge y herederos consanguíneos el ejercicio de los derechos indicados en los numerales a) y b) del presente artículo. A falta del autor, de su cónyuge o herederos consanguíneos, el ejercicio de estos derechos corresponderá a cualquier persona natural o jurídica que acredite su carácter de titular sobre la obra respectiva.
Parágrafo 3. La defensa de la paternidad, integridad y autenticidad de las obras que hayan pasado al dominio público estará a cargo del Instituto Colombiano de Cultura cuando tales obras no tengan titulares o causahabientes que puedan defender o tutelar estos derechos morales.
Parágrafo 4. Los derechos mencionados en los numerales d) y e) sólo podrán ejercitarse a cambio de indemnizar previamente a terceros los perjuicios que se les pudiere ocasionar”. (Subraya fuera de texto)
Al respecto la Corte Constitucional señaló en la sentencia T- 367 de 2009, lo siguiente:
[…] 6.1. En atención a lo señalado en el artículo 61 de la Carta Política, el Estado debe velar por la protección de la propiedad intelectual mediante las formalidades establecidas en la ley. En desarrollo de este precepto constitucional, la Corte ha tenido oportunidad de señalar que, “las creaciones del intelecto, y aquellas relacionadas con su divulgación y difusión, en cuanto bienes inmateriales han sido agrupadas, para efectos jurídicos, en los denominados derechos de propiedad intelectual, los cuales, a su vez, comprenden los derechos de autor, los derechos de propiedad industrial y los derechos sobre descubrimientos científicos, así como otras formas y manifestaciones de la capacidad creadora del individuo”.
La propiedad intelectual involucra entonces aquella disciplina normativa a través de la cual se busca proteger y asegurar las creaciones intelectuales surgidas del esfuerzo, el trabajo o la destreza del hombre, que en todos los casos son dignas de obtener el correspondiente reconocimiento y salvaguarda jurídica. El concepto de propiedad intelectual abarca, en un primer aspecto, la propiedad industrial, que se refiere esencialmente a la protección de las invenciones, las marcas comerciales y de fábrica, los diseños industriales, el nombre comercial, los modelos de utilidad y represión de la competencia desleal; y en un segundo aspecto, los derechos de autor, que comprenden las obras literarias, científicas y artísticas, otorgando también la debida protección a los artistas, intérpretes y ejecutantes, a quienes son productores de fonogramas y a los propios organismos de radiodifusión respecto de su emisión”.
El artículo 183 de la Ley 23 de 1982 fue modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011, y hace referencia a la transferencia de Tecnología en los siguientes términos:
ARTÍCULO 183. Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse por acto entre vivos, quedando limitada dicha transferencia a las modalidades de explotación previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen contractualmente. La falta de mención del tiempo limita la transferencia a cinco (5) años, y la del ámbito territorial, al país en el que se realice la transferencia.
Los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos patrimoniales de autor o conexos deberán constar por escrito como condición de validez. Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de autor, o los derechos conexos, así como cualquier otro acto o contrato que implique exclusividad, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros.
Será inexistente toda estipulación en virtud de la cual el autor transfiera de modo general o indeterminable la producción futura o se obligue a restringir su producción intelectual o a no producir.iii]
Igualmente, dispone la Ley 1450 de 2011 lo siguiente:
ARTÍCULO 29. TRANSFERENCIA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Salvo pacto en contrario, los derechos de propiedad industrial generados en virtud de un contrato de prestación de servicios o de trabajo se presumen transferidos a favor del contratante o del empleador respectivamente. Para que opere esta presunción se requiere que el contrato respectivo conste por escrito.
[…]
ARTÍCULO 31. Derechos de propiedad intelectual de proyectos de investigación financiados con recursos del presupuesto nacional. En el caso de proyectos de ciencia, tecnología e innovación adelantados con recursos del presupuesto nacional, el Estado, salvo motivos de seguridad y defensa nacional, cederá a las Partes del Proyecto los derechos de propiedad intelectual que le puedan corresponder, según se establezca en el contrato. Las Partes del Proyecto definirán entre ellas la titularidad de los derechos de propiedad intelectual derivados de los resultados de la ejecución de los recursos del presupuesto nacional.
2. CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
De acuerdo con la Dirección Nacional de Derechos de Autor existen diferentes modalidades para ceder los derechos, así tenemos:
a) Contrato de cesión de derechos
En conceptos anteriores, señaló este Grupo que la cesión es un contrato por medio del cual, el autor o titular de una obra, denominado cedente, transmite total o parcialmente sus derechos a otra persona, denominada cesionario, a cambio de una remuneración, o sin ella. Este contrato, regulado por el artículo 182 y siguientes de la Ley 23 de 1982, tiene como característica principal que el cedente se desprende de los derechos, convirtiendo al cesionario, por virtud de la transferencia, en el nuevo titular o titular derivado.
De acuerdo con el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 todo acto o contrato por medio del cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de autor o los derechos conexos, sea de forma total o parcial, deberá constar por escrito como condición de validez, de lo anterior se desprende que el contrato de cesión de derechos patrimoniales es un contrato solemne que se perfecciona con el cumplimiento de este requisito.
Ahora bien, dichos actos o contratos deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Derechos de Autor para efectos de publicidad y de oponibilidad del contrato frente a terceros. Al transferirse el derecho de autor mediante la cesión, el cesionario se transforma en titular del derecho, permitiéndole actuar en nombre propio, incluso en lo que respecta a entablar acciones judiciales contra los infractores. En el caso de que la cesión sea parcial, los autores conservarán las prerrogativas que no han transferido expresamente.
Los contratos de cesión de derechos patrimoniales de derecho de autor no implican la transferencia de modo general o indeterminable de la producción futura, pues de lo contrario se entenderán inexistentes.
b) Contrato de obra por encargo
El artículo 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por la Ley 1450 del 16 de junio de 2011, regula este tema. Reza la norma:
ARTÍCULO 20. En las obras creadas para una persona natural o jurídica en cumplimento de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo, el autor es el titular originario de los derechos patrimoniales y morales; pero se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido transferidos al encargante o al empleador, según sea el caso, en la medida necesaria para el ejercicio de sus actividades habituales en la época de creación de la obra. Para que opere esta presunción se requiere que el contrato conste por escrito. El titular de las obras de acuerdo a este artículo podrá intentar directamente o por intermedia persona acciones preservativas contra actos violatorios de los derechos morales informando previamente al autor o autores para evitar duplicidad de acciones.
*Nota: el artículo 20 de la Ley 23 de 1982 fue modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014
Ahora bien, respecto a la facultad legal de representación de la entidad en la celebración de los contratos anteriormente expuestos, en el caso del SENA, se encuentra establecida en el Decreto 249 de 2004, artículo 4, numeral 2, que refiere a la representación legal de la Entidad, en este caso al Director Generaliv], o a quien este delegue. Atribuyó la norma encita a la Dirección General, la facultad de "2. Ejercer la representación legal de la entidad. (...)".
El numeral 4 del mismo artículo del Decreto 249, le atribuyó al Despacho del Director General, la facultad de dirigir, coordinar y controlar las funciones administrativas y dictar los actos administrativos con miras al cumplimiento de la misión de la entidad, de conformidad con las normas legales vigentes.
De conformidad con lo dispuesto en artículo 20 de la Ley 119 de 1994 en concordancia con lo establecido con el artículo 23 del Decreto 249 de 2004, los Directores Regionales son representantes del Director General para el cumplimiento de las atribuciones y objetivos misionales dentro de la respectiva jurisdicción territorial. No obstante, en caso que requiera el cumplimiento de una función que no está atribuida o delegada para actuar en nombre del Director General, deberán solicitar una delegación especial, como en el caso del trámite y registro de patente, el ser cesionario o cedente de derechos patrimoniales de autor, entre otras, que no están contempladas como una función atribuida por la normatividad existente.
Ahora bien, igual sucedería con el Subdirector que no posee esta competencia. Sin embargo, se puede conceder delegación especial por medio de resolución por parte del Director General.
3. PROPIEDAD INDUSTRIAL
La Propiedad Industrial es un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención, un diseño industrial o un signo distintivo. Estos derechos son bienes intangibles que forman parte de los activos fijos de sus titulares; son bienes susceptibles de ser usufrutuados a través de licencias de uso, cesión, prendas; gozan de protección de terceros que pretendan utilizarlos y beneficiarse de ellos sin el previo consentimiento de su titular.
En cuanto al marco normativo de la Propiedad Industrial, la Superintendencia de Industria y Comercio al marco normativo de la propiedad industrial en Colombia.
[…] En cuanto a la legislación aplicable en materia de protección de derechos de Propiedad Industrial, el Acuerdo de Integración Subregional Andino, aprobado en Cartagena en 1969 (conocido como el Acuerdo de Cartagena), dispuso en su artículo 27 que la Comisión del Acuerdo aprobaría 6363 Capítulo II Capítulo II. Situación de la propiedad industrial en Colombia y sometería a consideración de los países miembros un régimen común sobre marcas, patentes, licencias y regalías, entre otros.
Bajo este mandato, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió el primer reglamento común de PI contenido en la Decisión 85 de 1974, reglamentada en Colombia mediante Decreto 1190 de 1978. En éste se plasmaron las reglas sustanciales (estándares mínimos de protección) y las disposiciones procedimentales que regirían la materia por los próximos doce años, cuando fue sustituida por la decisión 311 de diciembre de 1991, de efímera vigencia, ya que sería remplazada por la decisión 313 de febrero de 1992. Para ese entonces, el país se preparaba para su ingreso al Acuerdo de la OMC, lo cual incluía la adhesión al acuerdo ADPIC, que terminaría siendo aprobado mediante la Ley 170 de 1994, fecha para la cual regía la Decisión 344. No obstante, las obligaciones contraídas en el ADPIC empezarían a ser exigibles para los países andinos (exceptuando Bolivia) a partir del año 2001, de suerte que era necesario revisar nuevamente el régimen común en materia de PI. Esto culminó con la expedición de la decisión 486 de 2000 que hasta la fecha contiene las disposiciones que rigen el otorgamiento y protección de los derechos de PI en el país. Con ocasión de la internacionalización de la economía y de la coyuntura de negociación de tratados de libre comercio entre los países de la CAN y EE. UU., la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 689 de 2008, mediante la cual se autorizó a los países miembros para desarrollar y profundizar ciertas disposiciones de la Decisión 486 con el fin de garantizar su aplicación y preservar el ordenamiento jurídico andino. Colombia adoptó la decisión y la reglamentó parcialmente mediante el Decreto Ley 019 de enero de 2012 y el Decreto 729 de abril de 2012.
La Propiedad Industrial se divide en dos grandes ramas:
i. Las nuevas creaciones dentro de las cuales se ubican patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, los diseños industriales y los esquemas de trazado de circuitos integrados.
ii. Los signos distintivos que comprenden las marcas, los lemas, los nombres y enseñas comerciales y las indicaciones de procedencia.
En cuanto al tema objeto de análisis, es preciso indicar que los signos distintivos son aquellos que tienen la capacidad de identificar servicios y productos en el mercado de los demás de su misma especia. Para su titular son el medio para acercarse a los son consumidores, valoriza su empresa o institución y evitar la confusión en el mercado con respecto a sus contenidos Por marca se entiende cualquier signo que se a capaz de identificar productos o servicios en el mercado; siendo susceptibles de ser registrados como marcas las palabras, su combinación, elementos gráficos, sonidos, olores, colores para una forma, la forma de productos, sus envases o envolturas, etc.
En este orden de ideas, una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Actualmente se ha configurado el actual sistema de registro y protección de marcas, que ayuda a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca única, se adecua a sus necesidades. Las marcas pueden consistir en palabras, letras, números, dibujos, imágenes, formas, colores, logotipos, figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores o combinación de estos elementos.
Una marca registrada da el uso exclusivo de ese nombre, permitiendo a su titular o dueño:
- Crear un "Valor de Marca" (Goodwill), un activo intangible para la compañía, empresa o institución.
- Otorgar licencias, franquicias y obtener regalías.
- Diferenciarse de la competencia
- Protegerse frente a terceros que estén usando un nombre igual o similar, ejerciendo las acciones legales que correspondan
- Proteger el nombre de Dominio en Internet
- Impedir que otros intenten registra una marca similar a la suya
- Tener prioridad frente a terceros que quieran registrar su marca, en países en los cuales no la tiene registrada
Las marcas pueden ser:
- Nominativas: Las marcas (signos distintivos) integradas por una o más letras, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos y que constituyen un conjunto legible y pronunciable. Ejemplo: SONY, IBM, SENA.
- Figurativas: Las marcas (signos distintivos) integradas únicamente por una figura o un signo visual que se caracteriza por su configuración o forma particular.
- Mixtas: Las marcas (signos distintivos) integradas por uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos figurativos en combinación o denominaciones con un tipo especial de letra. Por Ejemplo la imagen de Comcel o Avianca Plus. Ejemplo: la marca registrada del SENA
- Tridimensionales: Las marcas (signos distintivos) consistentes en la forma de los productos, sus envases o sus empaques y que pueden ser percibidas por el sentido de la vista y del tacto al contar con volumen, referido a ocupar un espacio en las tres dimensiones. Es decir, se trata de un cuerpo que teniendo el carácter de distintivo de un producto o servicio puede ser medido en cuanto a su largo, ancho y alto. Sonoras: Las marcas (signos distintivos) integradas por sonidos. Por ejemplo la de la empresa de mensajería coordinadora. Olfativas: Las marcas (signos distintivos) integradas por olores.
La protección de las marcas como bienes susceptibles de derecho de dominio se obtiene mediante el registro en la Superintendencia de Industria y Comercio. El registro otorga como protección el derecho al uso exclusivo de la marca durante el término de 10 años renovable por términos iguales.
El derecho al uso exclusivo comprende la facultad de que goza el titular de impedir que terceros no autorizados usen el signo o signos similarmente confundibles para los mismos bienes o servicios o aquellos conectados competitivamente. Esta facultad se ejerce mediante las acciones judiciales ante los Jueces Civiles del Circuito y/o las acciones administrativas respectivas. Una de las acciones administrativas es la presentación de oposiciones, que pueden presentarse dentro de los 30 días posteriores a la publicación de dicha marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
Al registrar una marca se debe especificar para qué productos y servicios se quiere usar esa marca. La gran mayoría de los países del mundo han adoptado la Clasificación Internacional de Niza. Esta clasificación agrupa a todos los productos y servicios en 45 clases- - 34 para los productos, 11 para los servicios- - permitiéndole a usted especificar de forma clara y precisa la cobertura de su marca.
Es así como, según el registro de la marca mixta del SENA que reposa en la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con la clasificación anterior esta se encuentra en: Productos/Servicios comprendidos en la(s) clase(s) 41 de la Edición Número 10 de la Clasificación Internacional de Niza. (41) EDUCACIÓN Y ESPARCIMIENTO.
La protección que se otorga a una marca registrada, en principio abarca sólo las clases especificadas al momento del registro, pudiendo por tanto coexistir dos marcas idénticas en clases distintas. Los organismos gubernamentales a cargo del registro de marca cobran por clase, por tanto a mayor protección, mayor inversión. No obstante, se han presentado debates en marcas que adquieren tal notoriedad, que a pesar de estar en clases distintas no permiten la coexistencia, quebrándose el principio de especialidad.
En Colombia, para facilitar el registro y la protección de las marcas en diferentes países miembros de la Unión de Madrid, también se aprobó el Protocolo de Madrid que es uno de los dos tratados que comprende el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.
4. USO DE MARCAS O SIGNOS DISTINTIVOS POR TERCEROS
En cuanto al logo institucional, el uso más habitual del concepto logo, está asociado a la idea de logotipo. Se trata de un distintivo compuesto por letras o imágenes, peculiar de una empresa, una marca o un producto. Se denomina LOGO, a un elemento gráfico que identifica a una empresa, un proyecto, una institución o un producto. Se habla de tres tipos de logo:
i. Logotipo: la palabra de la marca funciona como imagen.
ii. Isotipo: diseño donde la imagen funciona sin texto
iii. Isologo (tipo): interacción del logotipo y del isotipo
En el caso del SENA, contamos con un isologo, que además es una marca mixta, el cual se encuentra delimitado en el “Manual de Identidad Corporativa SENA”, documento que se refiera a un logo símbolo, entendido como el elemento principal de la imagen institucional, el cual no deberá alterarse en sus proporciones ni en su estructura geométrica y tipográfica, cualquiera que sea el tamaño de su aplicación, el color o la superficie de trabajo.
Establece el Manual, entre otros:
- Para piezas de comunicación internacionales, debe utilizarse el tipo de logo en comento en los documentos de carácter oficial y en las firmas de correos electrónicos.
- El isologo o logo símbolo puede acompañarse en la parte inferior de un eslogan, descriptor en español o en inglés que describa la marca.
- El color del logo símbolo en negro o blanco según se adapte al fondo en que se aplica.
El isologo institucional es de su uso privativo y se considera la imagen de la entidad, es decir, donde es utilizado se entiende el respaldo institucional al producto o servicio.
De conformidad con lo anterior, la identificación institucional, es decir, el signo adoptado por la entidad, determina la identidad corporativa de la misma, pues a través de nuestros signos y símbolos institucionales se resume la filosofía, los principios, objetivos y la visión empresarial y social del SENA. Así pues, el logotipo o emblema de la entidad (marca mixta) goza de protección legal relativa a la propiedad industrial, toda vez que se refiere a la individualización de un producto, por lo cual el uso de cualquier persona natural o jurídica diferente a su titular, deberá contar con la autorización expresa de este último en cada caso en particular e individualizado.
De otra parte, es pertinente considerar lo señalado en la Decisión 486, la cual trata el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, documento elaborado por la Comisión de la Comunidad Andina, que indica que elaboraciones de la propiedad industrial son susceptibles de registro:
ARTÍCULO 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
(…)
c) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
(…).
Así de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, constituye marca "cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado." Ahora bien, de conformidad con el artículo 154 de la misma norma comunitaria, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por su registro ante la oficina nacional competente, en el caso colombiano, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para efectos de lo cual deben cumplirse los requisitos establecidos en el capítulo I y surtirse el procedimiento determinado en el capítulo II del título VI de la Decisión.
El Tribunal Andino de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en proceso 7- IP- 98, enunció:
[…] El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributivo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarías dejadas a capricho del titular” (Concepto 02016997- 02021334 del 19 de abril de 2002 Superintendencia de Industria y Comercio)(Subrayado fuera de texto).
Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 157 de la Decisión 486 establece los eventos en que el uso no autorizado de una marca es permitido, a saber:
- El uso de una indicación, con el propósito de dar información cierta al público sobre una característica de un producto o servicio, siempre y cuando se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios, es decir, que no se use para identificar el producto como tal.
- El uso de buena fe "de la marca registrada para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados o para indicar la existencia de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada", siempre y cuando se limite al propósito de informar al público y que no sea "susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos."
Precisó la Superintendencia de Industria y Comercio que efectivamente el titular de un registro marcario no puede prohibir a un tercero hacer uso de su marca o signo distintivo, siempre que el mismo se haga con fines de información al público y de buena fe, sin afectar los derechos de los consumidores en cuanto a confusión o inducción a error respecto al origen empresarial de los bienes y servicios que se están identificando. Entonces, de acuerdo con lo previsto en el artículo 157 de la Decisión 486 del 2000, el uso de una marca ajena debe hacerse de buena fe, sin constituir uso a título de marca, limitarse a propósitos de identificación o de información y no ser capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
De la misma manera, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señaladoque deben presentarse de manera concurrente los siguientes requisitos:
- Que se haga de buena fe.
- Que no constituya uso a título de marca.
- Que se limite a propósitos de identificación o de información.
- Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
Entonces corresponde examinarse en cada caso si el uso que pretende hacer de un signo distintivo ajeno cumple o no con las condiciones mencionadas, pues de lo contrario deberá obtener autorización expresa por parte del titular antes de usar el logo o marca y evitar actos de infracción de registro marcario1].
Actualmente el logo del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, se encuentra registrado y protegido ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)v], de lo anterior cada vez que se utilice este logo por parte de un tercero o un particular debe mediar una documento legal, entre ellos, se destaca el convenio o contrato (previo a establecer que es viable su celebración), en caso contrario el particular deberá solicitar autorización para el uso del logo de la Entidad, con el fin que esta pueda proteger la explotación del mencionado logo conforme a lo señalado en el Decreto 249 de 2004 en su artículo 25vi].
En virtud de lo señalado la Resolución No. 2486 de 2004 “por medio de la cual se implementan las Cuentas Independientes para el manejo de los Recursos provenientes de la Venta de la Dirección Producción de Bienes y Servicios en los Centros de Formación General SENA, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 249 de 2004”, reglamentó el manejo de recursos que ingresan a los Centros de Formación Profesional, en cumplimiento de la obligación legal establecida, en esta señala en su parte considerativa: “(…) Que se hace necesario implementar las cuentas independientes para el manejo de los Recursos recibidos por los Centros de Formación por concepto de la venta de producción de bienes y servicios producidos por los alumnos de los Centros de Formación Profesional del SENA”.
De acuerdo a lo anterior se estableció que el logo símbolo del SENA solo se podrá incluir en la venta de productos y servicios que realicen los Centros de Formación, o cuando por alguna cláusula contractual derivada de un contrato suscrito por la Entidad (de manera temporal) o por la obligación legal de un convenio (tiempo de ejecución del convenio) en la que requiera incluirse la imagen del SENAvii]; lo anterior previo a establecer la viabilidad y condiciones generales de celebrar el convenio o contrato.
En este orden de ideas, el logotipo (logo símbolo, isologo o marca mixta) del SENA, se puede utilizar en documentos o páginas web cuando por alguna tipo de cláusula contractual derivada de un contrato estatal obligue a la publicación o el reconocimiento del mismo, o sea por alguna obligación legal dentro de un convenio que requiera la publicación del logo del SENAviii]; lo anterior previo a establecer la viabilidad y condiciones generales de celebrar el convenio o contrato.
Ahora bien, previo el análisis de la posibilidad de amparar el uso y las condiciones espacio temporales de la marca mixta por un tercero con una cláusula contractual o convenio, tenemos la posibilidad de autorizar en un documento independiente la utilización de logo símbolo SENA. Para tales efectos es importante considerar los siguientes aspectos:
- Que quien autoriza se es propietario de los referidos LOGOTIPOS/LOGOSÍMBOLOS y que, por tanto, se encuentra amparado por los derechos de propiedad intelectual e industrial correspondientes.
- Que la utilización que se autoriza deberá respetar, en todo caso, las prescripciones del ordenamiento jurídico relacionadas con el disfrute de uso.
- Que en ningún caso podrá el beneficiario modificar el aspecto, la estructura o contenido de los elementos objeto de autorización, debiendo indicar en los supuestos en que ello no resulte obvio la procedencia de los mismos.
- Que la utilización indebida de los LOGOTIPOS/LOGOSÍMBOLOS cuyo uso se autoriza no conllevarán en ningún caso responsabilidad para quien autoriza el uso, pues además hará uso de las acciones de repetición pertinentes.
- Que la utilización autorizada de los LOGOTIPOS/LOGOSÍMBOLOS, el beneficiario seguirá las directrices que se establezcan desde la dirección del SENA, ya sean las establecidas en este acuerdo o las determinadas con posterioridad al mismo.
- Que el titular podrá retirar en cualquier momento posterior a la emisión de este acuerdo, de manera motivada, la autorización contenida en el mismo.
- Que se deberá conocer con antelación el contenido de la publicación donde se quieran insertar la marca.
El artículo 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, "el titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito". (Subraya fuera de texto)
Así el contrato de licencia de marca puede definirse como, el "convenio por virtud del cual una persona natural o jurídica, llamada licenciante, se obliga para con otra, llamada licenciatario, a cederle o concederle el uso reteniendo la propiedad a cambio del pago de una remuneración (regalía) por parte de este último" [4], el cual, en caso de no ser registrado ante la Oficina Nacional Competente que, en el caso de Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio, no surte efectos frente a terceros y consecuentemente es inoponible a los mismos. [5]
Ahora bien, de otra parte resulta importante mencionar que, dentro de las modalidades del contrato de licencia de marca, se encuentran la licencia no exclusiva, en la cual el titular del signo conserva el derecho de conceder otras licencias a terceros sobre el mismo, para efectos de su explotación en otros países o regiones y, la licencia con pacto de exclusividad en la que el licenciante renuncia a su derecho de conceder otras licencias sobre el mismo signo. Es claro entonces que, en el evento en que entre usted y el titular de la marca se haya celebrado un contrato de licencia no exclusiva, este último está facultado para otorgar autorizar el uso de la misma marca a otras personas.
Finalmente, es preciso indicar que, además de los contratos de licencia de marca, existen otros contratos como los de franquicia, distribución o agencia mercantil, en virtud de los cuales el titular de una marca puede otorgar el uso exclusivo o no exclusivo de la misma a terceros, aplicándose para esta última modalidad (sin exclusividad) las conclusiones ya señaladas relativas al contrato de licencia no exclusiva.
a) CONCLUSIONES
- Los derechos patrimoniales de autor son objeto de cesión a través de un contrato de cesión o de obra por encargo, regulados en la normatividad. La facultad legal de representación de la entidad en la celebración del contrato de cesión de derechos y contrato de obra por encargo, para recibir o entregar derechos patrimoniales de autor, en el caso del SENA, se encuentra establecida en el Decreto 249 de 2004, artículo 4, numeral 2, que refiere a la representación legal de la Entidad, y corresponde al Director General o a quien este delegue en los términos legalmente establecidos. Las acciones en caso de determinar la vulneración de derechos de autor, son de tipo administrativo, civil y penal, en los términos expuestos.
- La Propiedad Industrial es un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención, un diseño industrial o un signo distintivo. Estos derechos son bienes intangibles que forman parte de los activos fijos de sus titulares; son bienes susceptibles de ser usufrutuados a través de licencias de uso, cesión, prendas; gozan de protección de terceros que pretendan utilizarlos y beneficiarse de ellos sin el previo consentimiento de su titular.
Esta propiedad se divide en dos grandes ramas: - Las nuevas creaciones dentro de las cuales se ubican patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, los diseños industriales y los esquemas de trazado de circuitos integrados. - Los signos distintivos que comprenden las marcas, los lemas, los nombres y enseñas comerciales y las indicaciones de procedencia.
- El SENA tiene registrado su logo símbolo como marca mixta y goza de las protecciones derivadas del registro en los términos expuestos. En ejercicio de sus derechos, la entidad puede autorizar el uso de su logo símbolo (marca mixta registrada), con las especificaciones técnicas establecidas en su Manual de Identidad Corporativa, para fines específicos y por un tiempo determinado, ya sea en virtud de una cláusula contractual o un convenio, o en un acto independiente con destinación específica para tal fin.
Se encuentran dentro de las modalidades contractuales más utilizadas, para dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva, el contrato de licencia de marca, la licencia no exclusiva. Además, existen otros contratos como los de franquicia, distribución o agencia mercantil, en virtud de los cuales el titular de una marca puede otorgar el uso exclusivo o no exclusivo de la misma a terceros, aplicándose para esta última modalidad (sin exclusividad).
- Este Grupo de Conceptos Jurídicos y Producción Normativa, de antaño ha puesto de presente la necesidad de contar un con instructivo o manual de derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial en el SENA, herramienta necesaria para establecer los derechos de la entidad ante la variedad de casos que se presentan al interior de la entidad.
El presente concepto se rinde de conformidad con el alcance dispuesto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, incorporado por la Ley 1755 de 2015. Lo anterior no sin advertir, que el mismo se encuentra sujeto a las modificaciones legales y jurisprudenciales que se expidan y acojan dentro del asunto.
Cordialmente,
Carlos Emilio Burbano Barrera
Coordinador
Grupo de Conceptos Jurídicos y Producción Normativa
Dirección Jurídica - Dirección General
