CONCEPTO 16952 DE 2017
(abril 6)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Señores
Equipo SENNOVA
Centro para la Formación Cafetera
SENA - Regional Caldas
gisena@misena.edu.co
Asunto: Explotación de patentes
Respetados señores Equipo SENNOVA:
En atención a su comunicación del 29 de marzo de 2017 sin radicar, en donde indica:
“Agradecemos su respuesta a las preguntas planteadas en el correo del 27 de Enero 2017, numeral 1,3 y 5; sin embargo aún no vemos en el correo la repuesta al numeral 2.
2. ¿Si la patente se tramita SENA, esta puede ceder los derechos de explotación a la empresa participante que esté interesada?
Si se puede ceder los derechos de explotación que tramite se debe hacer al momento de solicitar patente o después de su solicitud?.”.
Nos permitimos emitir concepto jurídico en los siguientes términos.
ALCANCE DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS
Es pertinente señalar que los conceptos emitidos por la Dirección Jurídica del SENA son orientaciones de carácter general que no comprenden la solución directa de problemas específicos ni el análisis de actuaciones particulares. En cuanto a su alcance, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución, ni tienen el carácter de fuente normativa y sólo pueden ser utilizados para facilitar la interpretación y aplicación de las normas jurídicas vigentes
ANÁLISIS JURÍDICO
CONCESIÓN POR LICENCIA DE LA PATENTE
De acuerdo a la definición realizada por Organización Mundial de la Propiedad Intelectual la concesión de una patente se define como:
“La concesión en licencia de una patente tiene lugar cuando el titular de esa patente concede los derechos de explotación de la misma a un tercero.
La licencia es también un contrato, en el que se fijan las condiciones de la concesión de los derechos de explotación, incluida la obligación de obtener resultados que debe cumplir el licenciatario.
Dado que la licencia es un contrato en el que se estipulan esas obligaciones, el incumplimiento de las mismas puede dar lugar al cese del contrato de licencia y a la restitución de los derechos de explotación al licenciante”1].
El manual de Derecho de Autor de la Dirección Nacional De Derecho De Autor Unidad Administrativa Especial Ministerio Del Interior y de Justicia ha señalado sobre la explotación de una licencia:
“a) Su objeto es la facultad de explotar la obra de conformidad con las condiciones de modo, tiempo, lugar y remuneración, contempladas en el contrato. Salvo pacto expreso en contrario, el cedente puede otorgar a otros cesionarios el mismo derecho, con iguales condiciones de modo, tiempo y lugar que haya conferido previamente a terceros (Lo que algunos tratadistas denominan “cesión no exclusiva”).
b) Si el contrato confiere derechos exclusivos sobre el derecho patrimonial o una determinada forma de utilización de la obra, el titular del derecho cedido es un verdadero cesionario, pues si se tratara de una simple autorización sería realmente un licenciatario.
El cedente inicialmente es el autor de la obra, pero pueden serlo también terceros, como ocurre con los sucesores por causa de muerte del autor; o cuando el titular es una persona distinta del autor, bien sea por presunción legal o por efecto de la ley; o cuando quien transmite los derechos es el cesionario del autor; o cuando la titularidad del derecho patrimonial corresponda al Estado, por causa de muerte y a falta de herederos del autor; o cuando el Estado ha expropiado los derechos patrimoniales sobre la obra y decide transmitirlos a un tercero.
c) Del contrato de cesión surgen derechos y obligaciones para ambas partes; es un contrato bilateral.
d) La entrega de los derechos puede ser a título gratuito u oneroso. A falta de voluntad expresa de las partes, el contrato de cesión se presume oneroso, en tal caso implica una contraprestación económica en favor del cedente.
e) La cesión de los derechos puede ser parcial o total. Es parcial cuando se limita a un determinado modo de explotación y a un territorio específico. Por el contrario es ilimitada si comprende por un tiempo determinado o por toda la duración del derecho, las diferentes formas de utilización de la obra. El principio general es que la cesión es parcial, salvo pacto expreso en contrario, pues se limita a las modalidades de uso previstas en el contrato, y la cesión de un derecho no implica la de otros. f) El contrato de cesión, sea total o parcial, puede o no estar sujeto a solemnidades. En Colombia se encuentra sujeto a tales solemnidades (Art. 183, Ley 23 de 1982)”.
CESIÓN DE LICENCIA PATENTES
De acuerdo a la definición realizada por Organización Mundial de la Propiedad Intelectual la cesión de una patente se define como:
“Una cesión entraña la venta y la transferencia de la propiedad de la patente por el cedente al cesionario.
Esa transferencia de la propiedad es definitiva e irrevocable.
Al igual que en el caso de la venta de un activo o de una propiedad, su antiguo propietario ya no tendrá derecho alguno sobre esa propiedad2]”.
La Ley 1753 de 2015, en su artículo 10 estableció:
“DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS. En los casos de proyectos de investigación y desarrollo de ciencia, tecnología e innovación y de tecnologías de la información y las comunicaciones, adelantados con recursos públicos, el Estado podrá ceder a título gratuito, salvo por motivos de seguridad y defensa nacional, los derechos de propiedad intelectual que le correspondan, y autorizará su transferencia, comercialización y explotación a quien adelante y ejecute el proyecto, sin que ello constituya daño patrimonial al Estado. Las condiciones de esta cesión serán fijadas en el respectivo contrato y en todo caso el Estado se reserva el derecho de obtener una licencia no exclusiva y gratuita de estos derechos de propiedad intelectual por motivos de interés nacional.
PARÁGRAFO. El Gobierno nacional reglamentará esta materia en un plazo no superior a un (1) año contado a partir de la vigencia de la presente ley”. (Subrayado nuestro).
Así las cosas se pueden ceder a título gratuito únicamente cuando pretenda seguir desarrollando un proyecto de investigación y desarrollo. En caso contrario, se entenderá que a título oneroso.
RESPUESTA JURÍDICA
Pregunta: ¿Si la patente se tramita SENA, esta puede ceder los derechos de explotación a la empresa participante que esté interesada?.
Respuesta: De acuerdo a su pregunta, este debe enmarcase dentro de las opciones planteadas en el acápite normativo, si lo que se pretende es hacer es una explotación por medio de una licencia la cual deberá definir el tiempo, el modo y el lugar, así como las obligaciones.
Si lo que se pretende es una cesión total esta se puede realizar de dos (2) maneras una a título gratuito, cuando en virtud de la patente se pretende continuar con el proyecto de investigación, o a título oneroso cuando pretenda la explotación de la patente de esa manera.
Es preciso indicar que si se pretende explotar una patente a nombre del SENA, la única persona facultada legalmente es la o Director (a) General según se encuentra establecida en el Decreto 249 de 2004, artículo 4 numeral 2, que refiere a la representación legal de la Entidad, en este caso al Director General.
“Artículo 4°. Dirección General. Además de las señaladas en el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, son funciones de la Dirección General las siguientes:
2. Ejercer la representación legal de la entidad”.
Pregunta ¿Si se puede ceder los derechos de explotación que tramite se debe hacer al momento de solicitar patente o después de su solicitud?
Respuesta: Conforme a lo establecido en la Decisión No. 486 del 2000 respecto al trámite del registro de patente, señala:
“Artículo 26. La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:
a) el petitorio;
b) la descripción;
c) una o más reivindicaciones;
d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;
e) el resumen;
f) los poderes que fuesen necesarios;
g) el comprobante de pago de las tasas establecidas;
h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;
i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;
j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y,
k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.
Artículo 27. El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:
a) el requerimiento de concesión de la patente;
b) el nombre y la dirección del solicitante;
c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
d) el nombre de la invención;
e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;
f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
g) la firma del solicitante o de su representante legal; y,
h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro”.
Así las cosas, y lo mencionado en la Decisión la cesión de derechos se realiza después de otorgada la patente.
El presente concepto tiene el efecto determinado en el artículo 28 la Ley 1755 de 2015, el cual sustituyo el Título II del C.P.A.C.A.
Cordial saludo,
Carlos Emilio Burbano
Coordinador Grupo Conceptos y Producción Normativa
Dirección Jurídica SENA
NOTA FINAL
1. http://www.wipo.int/sme/es/documents/license_assign_patent.htm#cesion
2. Ibídem.
